В. В. Белов

Новое в Патентном Законодательстве России.

Вступление в силу 12 марта 2003 года Федерального Закона № 22-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации” ознаменовало завершение почти 10 летних работ по совершенствованию первого Патентного закона РФ от 1992 года. Изменениям подверглись практически все статьи патентного закона. Наряду с редакционными изменениями в закон внесено большое количество поправок радикального характера, отразившихся в появлении новых разделов и статей. Ниже приводится анализ наиболее существенных изменений, которые внесены в Патентный закон.

Прежде всего, государственным органом, отвечающим за проведение государственной политики, становится не Патентное Ведомство, как это было в прежней редакции, а “Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности”. Ввиду столь длинного названия далее в тексте статьи будет применяться обозначение “ведомство по интеллектуальной собственности”. Изменение названия в данном случае является неформальным, поскольку в соответствии с абзацем вторым статьи 2 этот орган “в случаях, предусмотренных настоящим Законом, издает в соответствии со своей компетенцией нормативные правовые акты о применении настоящего Закона”. Таким образом, можно с уверенностью говорить о расширении административных полномочий нового органа, поскольку в самом Законе четкого определения его компетенции не дано, в то время как в прежней редакции функции ведомства были четко определены. Такое расширение прав чревато появлением ведомственных актов, которые будут защищать ведомственные интересы, а не интересы заявителей и патентообладателей. К сожалению, подобная практика типична для российских органов исполнительной власти.

В соответствии с законом 1992 года предполагалось создание новых двух законов – Закона о служебных изобретениях и Закона о секретных изобретениях. Законодатель отказался от разработки этих законов. Предполагаемое содержание этих законов включено в измененную статью 8 и вновь введенную статью 9¹ (вместо закона о служебных изобретениях), а также во вновь введенный раздел VI¹ со статьями 30² - 30⁶ , относящимися к правовой охране секретных изобретений. Кроме того, отменена статья 9-ая, в соответствии с которой должен быть создан Федеральный фонд изобретений. Таким образом, решаются, по крайней мере, формально, задачи, поставленные в Патентном законе 10 лет назад, еще в 1992 году.

В разделе I наиболее существенными изменениями (кроме рассмотренного выше изменения статуса Патентного ведомства) являются – продление срока действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, а также отнесение норм Патентного закона к секретным изобретениям с одновременным исключением из круга объектов, охраняемых в соответствии с настоящим законом, полезных моделей и промышленных образцов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. Новая редакция Закона допускает (по ходатайству заявителя) увеличение срока действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, на срок до пяти лет. Введение этой нормы связано с тем, что применение продуктов, защищенных такими патентами, возможно только после получения разрешения от соответствующих государственных органов, на что уходит достаточно много времени.

В разделе II - “Условия патентоспособности” пересмотрен перечень непатентоспособных объектов и введено новое указание на то, что не считаются изобретениями, в частности: открытия; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; решения, заключающиеся только в предоставлении информации. Ограничение “в частности”, которого не существовало в прежней редакции и введенное в новой, потенциально предоставляет большой простор для расширения этого списка в соответствии с предоставленными ведомству возможностями (см. выше).

Изменены критерии патентоспособности промышленного образца. Теперь таких критериев только два - “новизна и оригинальность” (исключен критерий “промышленная применимость”).

Раздел III “Авторы и патентообладатели” подвергся существенной переработке. Этот раздел в новой редакции состоит из статей 7, 8 и 9¹. Существо статьи 7, касающейся автора изобретения, полезной модели и промышленного образца, не изменилось. Статья 8 (Патентообладатель), напротив, подверглась значительной переработке. Прежде всего, следует отметить, что отменено положение, предусматривающее возможность выдачи патента “физическим и (или) юридическим лицам (при условии их согласия), которые указаны автором…”. В соответствии с принятой формулировкой патент может быть выдан только автору или работодателю, а также правопреемникам указанных лиц. Пункт 2 статьи 8 непосредственно касается служебного изобретения, когда патент выдается работодателю, если договором между ним и автором не предусмотрено иное. Новая редакция пункта второго не имеет каких-либо принципиально новых положений за исключением того, что Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы. Как в прежней, так и в новой редакции этого пункта, остаются неопределенными некоторые моменты. В какой форме работник должен уведомлять работодателя “о полученном им результате, способном к правовой охране”? Что подразумевается под термином “патентоспособная идея” - некое описание предлагаемого изобретения или черновик заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец? Каким образом регистрируется дата подачи “результата, способного к правовой охране”? Отсутствие четких ответов на эти вопросы создает объективную возможность конфликтов между работником и работодателем.

Вместе с тем новая редакция второго пункта, позволяет более четко регламентировать вопрос выплаты вознаграждения работнику в случае реализации служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца. Любая из сторон вправе сделать предложение о размере вознаграждения и при отсутствии согласия может передать решение вопроса на усмотрение суда (через три месяца после того, как было сделано предложение).

Новая статья 9¹ регулирует отношения в части прав на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному контракту. Данная проблема является весьма актуальной для предприятий оборонного комплекса, работающих преимущественно по государственному контракту. Можно считать, что с принятием названной статьи проблема принадлежности прав окончательно решается. Право принадлежит исполнителю, если государственным контрактом не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, от имени которых выступает государственный заказчик. Заказчик, если по контракту он имеет право подачи заявки, может сделать это в течение 6 месяцев с момента уведомления его исполнителем в письменной форме о получении охраноспособного результата. По истечении указанного периода право на подачу заявки переходит к исполнителю. Можно предположить, что в большинстве случаев заказчик вряд ли сможет воспользоваться своим правом на подачу заявки в силу отсутствия необходимых знаний и опыта. Однако и в тех случаях, когда охранный документ на объект промышленной собственности получен исполнителем, государственный заказчик сохраняет право на неисключительную безвозмездную лицензию на использование запатентованного объекта в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для федеральных государственных нужд или нужд субъекта РФ. Автор, не являющийся патентообладателем запатентованного объекта промышленной собственности, получает вознаграждение от патентообладателя, как автор служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

При предоставлении неисключительной безвозмездной лицензии вознаграждение автору должен выплачивать государственный заказчик из средств, выделенных на выполнение работ по госконтракту.

Раздел IV, касающийся прав на объекты промышленной собственности, также подвергся переработке. Если в прежней редакции Закона предусматривалась охрана продукта через способ его изготовления, то в соответствии с новой редакцией наряду с этим положением предусматривается, что патент, выданный на устройство, означает автоматическую охрану способа, реализуемого при его функционировании.

В новой редакции Закона также предлагается иной механизм разрешения ситуации, когда запатентованное изобретение или промышленный образец не используются или недостаточно используются. В соответствии с прежней редакцией закона лицо, заинтересованное в использовании патента, полезной модели или промышленного образца должно было обращаться в Высшую патентную палату, которая в последнее время являлась органом Роспатента. В соответствии с новой редакцией Закона в данном случае выдача принудительной неисключительной лицензии производится по решению суда. При подаче иска о предоставлении указанной лицензии истец обязан указать условия предоставления лицензии. Указывается, что суммарный размер платежей по такой лицензии должен быть установлен не ниже чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах. Как в старой редакции, так и в новой не дается никаких пояснений относительно уважительных причин неиспользования или недостаточного использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Отсутствие каких-либо ориентиров по квалификации уважительных причин недостаточного использования или неиспользования можно считать явным недостатком как старой, так и новой редакции Закона. Более того, действие принудительной лицензии может быть прекращено в судебном порядке, если в соответствии с иском патентообладателя будет доказано, что обстоятельства, обусловившие предоставления такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение маловероятно.

На практике возможны случаи, когда запатентованное изобретение, например на схемное решение, может быть реализовано только при согласии патентообладателя или патентообладателей на блоки, применяющиеся в запатентованном изобретении. Однако возможны случаи, когда названные патентобладатели отказываются предоставить лицензию владельцу патента на подобное решение. Для преодоления такой трудности еще в прежней редакции закона была предусмотрена процедура принудительного лицензирования. Однако в прежней редакции отсутствовало указание на механизм разрешения ситуации, когда согласия между сторонами не достигалось. В соответствии с пунктом 4 новой редакции статьи 10 предусматривается судебный механизм разрешения указанного спора путем предоставления заинтересованной стороне принудительной неисключительной лицензии. Размер платежей по такой лицензии должен быть установлен не ниже, чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах. Кроме того, предусматривается, что сторона, вынужденная выдать принудительную лицензию, имеет право на получение неисключительной лицензии на использование патента стороны, требовавшей выдачу такой лицензии.

Новая редакция закона детализирует процедуру предоставления открытой лицензии и расширяет сферу ее применения. В соответствии с п.2 статьи 13 заявитель, являющейся автором изобретения, уже при подаче заявки может приложить к комплекту документов заявление о том, что он в случае выдачи патента обязуется передать исключительное право на патент первому лицу, которое изъявит такое желание. При этом передача исключительного права производится на условиях установившейся практики. Возможен отзыв заявления о предоставлении открытой лицензии (через два года после публикации извещения о предоставлении открытой лицензии). В случае отзыва заявления о предоставлении открытой лицензии патентообладатель обязан уплатить патентные пошлины за истекший период.

В последнюю 14 статью раздела IV добавлено положение о том, что при нарушении патента, патентообладатель имеет право требовать публикацию решения суда в целях защиты своей репутации, а также осуществлять иные способы защиты прав в соответствии с законодательством РФ.

Раздел V “Получение патента”. В новой редакции статьи 15 этого раздела расширяется круг лиц, имеющих право на ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Предусмотрено, что нерезиденты (физические и юридические лица) имеют право непосредственной подачи заявок и ведения делопроизводства по ним, если это предусмотрено международными договорами РФ. Данное положение имеет большое значение для заявителей из стран СНГ, которые могут подавать заявки на объекты промышленной собственности в РФ, обходясь без патентных поверенных, что существенно сокращает затраты на получение патентов. Однако в этом случае от иностранного заявителя может быть потребовано, чтобы он указал адрес на территории РФ для ведения переписки.

В статью 16 введено понятие даты подачи заявки на объект промышленной собственности (дата поступления полного комплекта установленных документов).

В статью 19, относящуюся к приоритету объектов промышленной собственности, внесен ряд изменений. Прежде всего, установлено, что по заявкам на изобретение, по которым испрашивается конвенционный приоритет, копия первой заявки, поданной в патентное ведомство государства - участника Парижской конвенции, должна быть представлена в соответствующее российское ведомство по интеллектуальной собственности не позднее 16 месяцев с даты подачи заявки. Перевод такой заявки на русский язык может быть затребован только в том случае, если проверка действительности на приоритет связана с установлением патентоспособности заявленного изобретения. Предусматривается новая процедура установления приоритета в случае подачи разными лицами идентичных заявок с одной и той же датой приоритета. Патент может быть выдан только одному лицу на основании соглашения между заявителями. Соглашение должно быть достигнуто в течение 12 месяцев с даты получения ими соответствующего уведомления. Если соглашение не будет достигнуто, то обе заявки признаются отозванными. Что касается авторов обеих заявок, то в случае достижения согласия между заявителями, они признаются соавторами в отношении заявленного промышленного объекта.

Увеличен объем статьи 20, касающейся исправления документов заявки по инициативе заявителя. В статью введены разъяснения относительно дополнительных материалов, которые признаются изменяющими сущность изобретения, промышленного образца или полезной модели. Такое разъяснение является, безусловно, полезным.

В Законе самой большой по объему является статья 21 - “Экспертиза заявки на изобретение”. Несмотря на предшествующие принятию закона дискуссии относительно целесообразности сохранения системы отсроченной экспертизы изобретений в РФ, эта система сохранена, что не удивительно хотя бы потому, что такая система является доминирующей во всем мире. В связи с этим большинство поправок, внесенных в эту статью, носят характер дополнений и разъяснений.

Отменено положение о начале формальной экспертизы по истечении 2-х месяцев с даты поступления заявки, а также возможность начала такой экспертизы ранее указанного срока по просьбе заявителя. Если заявка оформлена с нарушением предъявляемых требований, то заявитель в течение двух месяцев может внести требуемые изменения. Этот установленный срок может быть продлен, но не более чем на 10 месяцев. Уточнены условия публикации сведений о заявках на изобретение. Публикация производится, если до истечения 12 месяцев с даты подачи заявки она не была отозвана или признана отозванной или была уже зарегистрирована в качестве патента. В том случае, если заявка является отозванной или признана отозванной на момент публикации, то сведения о ней не включаются в уровень техники в отношении последующих заявок того же заявителя, поданных в течение 12 месяцев с даты названной публикации. Введение такого положения позволяет заявителю в течение ограниченного срока подать новую заявку на базе отозванной, не опасаясь противопоставления ему (по уровню техники) ранее поданной. Уточнен срок, в течение которого может быть подано ходатайство об ускорении срока публикации сведений о заявке, а именно - 12 месяцев с даты публикации.

В прежней редакции Закона был установлен жесткий срок для подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу – 3 года. Новая редакция допускает продление этого срока на 2 месяца при условии подачи просьбы о продлении до истечения указанного трех годичного срока.

Если заявитель подал ходатайство о проведении экспертизы по существу вместе с подачей заявки, то через 6 месяцев или более (по усмотрению органа по интеллектуальной собственности) заявителю должен быть направлен отчет об информационном поиске. Порядок и форма предоставления информационного поиска должны быть еще определены. Однако вряд ли такой отчет может чем - либо принципиальным отличаться от отчета, предоставляемого в соответствии с договором о международной патентной кооперации.

Довольно часто в процессе экспертизы эксперт вынужден запрашивать у заявителя дополнительные материалы. Новая редакция закона предусматривает возможность продления срока ответа на подобный запрос на максимальный срок до 10 месяцев. Однако сразу же делается оговорка, что при предоставлении доказательств уважительности причин невозможности соблюдения указанного срока, он может быть продлен более чем на указанные десять месяцев. Данное положение весьма странное, поскольку ведомство, не дав определения уважительным причинам, получает возможность по своему усмотрению продливать срок ответа на запрос, что априори ставит заявителей в неравное положение.

Предусматривается введение такой процедуры как направление заявителю уведомления о результатах патентоспособности заявленного изобретения. Направление уведомления предшествует вынесению окончательного решения (на стадии экспертизы) о выдаче или отказе в выдаче патента. Заявитель в течение 6 месяцев имеет возможность представить свои доводы относительно аргументов, приведенных в уведомлении.

Для обжалования решения экспертизы заявитель имеет возможность направить свое возражение в Палату по патентным спорам ведомства по интеллектуальной собственности в течение 6 месяцев с даты получения им решения, с которым он не согласен. По сравнению с прежней редакцией закона срок для направления возражения продлен с 3-х до 6-ти месяцев, а прежняя Апелляционная палата получила название Палаты по патентным спорам.

Принципиальным отличием новой редакции от старой является то, что в случае несогласия с решением апелляционного органа ведомства (название в данном случае не имеет значения) заявитель должен обращаться в суд. Прежняя же редакция предусматривала обращение в специализированный независимый судебный орган – Высшую патентную палату, который, к сожалению, так и не был создан.

Формально соблюдено конституционное право граждан на обжалование решений административных органов в судебном порядке, однако полное отсутствие у подавляющего числа гражданских судов какой-либо практики и знаний по рассмотрению споров о патентоспособности изобретений означает лишь увеличение числа неправомерных решений по патентным спорам.

Существенным изменением законодательства является норма о восстановлении действия патента, которая не существовала в прежней редакции. Эта норма нашла отражение уже в названии раздела VI – “Прекращение и восстановление действия патента”. В раздел введена новая статья 30¹, в соответствии с которой при не уплате патентной пошлины за действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец при условии подачи ходатайства и уплате пошлин возможно восстановление действия этих охранных документов. Ходатайство должно быть подано в течение трех лет с даты истечения срока уплаты указанной патентной пошлины, но до истечения срока действия патента. В связи с этой нормой введено правило “послепользования” т.е. лицо, которое в период между прекращением и восстановлением действия патента сделало приготовления к использованию или начало использование запатентованных объектов, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

Уточнен порядок оспаривания патентов и установлено, что в случае признания патента частично недействительным выдается новый патент.

В структуру закона введен новый раздел VI¹, касающийся правовой охраны секретных изобретений. Данный раздел введен вместо закона о секретных изобретениях, введение которого предусматривалось прежней редакцией закона. Наиболее существенным является то, что секретные заявки рассматриваются различными уполномоченными государственными органами в зависимости от тематической принадлежности заявок и степени их секретности. Возражение по решениям принятым этими органами рассматриваются этими же органами и в порядке, установленном ими. Заявка, поданная в ведомство по интеллектуальной собственности, может быть засекречена. Не допускается засекречивание заявок, которые подаются иностранными физическими и юридическими лицами. Регистрация секретных патентов также производится ранее упомянутыми уполномоченными государственными органами, причем обо всех таких регистрациях ведомство по интеллектуальной собственности уведомляется. Повышение степени секретности заявки влечет за собой передачу ее на рассмотрение из ведомства в соответствующий уполномоченный государственный орган. При понижении степени секретности заявки она остается на рассмотрении в названном уполномоченном органе. В случае рассекречивания заявки ее материалы передаются в ведомство по интеллектуальной собственности для дальнейшего рассмотрения. Лицензионные договора на использование запатентованных секретных изобретений подлежат регистрации в государственных органах, выдавших патенты. После рассекречивания изобретения лицо, которое не знало о наличии секретного патента на изобретение и использовало его, обязано заключить с патентообладателем лицензионный договор, кроме случая, когда имело место право преждепользования.

Принятие описанной процедуры выдачи патентов на секретные изобретения объективно чревато возникновением патентных споров после рассекречивания патентов, поскольку рассмотрение заявок производится разными экспертными органами, обладающими экспертами различной квалификации и работающими с различными информационными массивами.

В разделе VII “Защита прав патентообладателей и авторов” наиболее существенным изменением является исключение упоминания о спорах, решаемых Высшей патентной палатой. Решение споров о патентоспособности, которое отдано на рассмотрение судов, обозначено как “другие споры, связанные с охраной прав удостоверяемых патентом”.

Последний VIII раздел Закона - “Различные положения” подвергся значительной переработке. В связи с проверкой содержания заявки на наличие сведений, составляющих государственную тайну, подача заявки на изобретение или полезную модель в иностранные государства или международные организации возможна только через 6 месяцев с даты подачи соответствующей заявки в ведомство по интеллектуальной собственности (ранее этот срок составлял 3 месяца). По просьбе заявителя указанный срок может быть сокращен при условии предварительной проверки на содержание в заявке сведений, составляющих государственную тайну.

Новым является и положение о возможности первичной подачи заявок в соответствии с договором о патентной кооперации или Евразийской патентной конвенцией непосредственно в ведомство по интеллектуальной собственности. В VIII раздел введены новые статьи 37¹ и 37², касающиеся международных и евразийских заявок. В соответствии с изменениями, внесенными в договор о международной патентной кооперации в 2002 году, ведомство по интеллектуальной собственности начинает рассмотрение заявок на патент, в которых РФ является указанным государством, по истечении 31 месяца (или ранее по желанию заявителя) с даты испрашиваемого в заявке приоритета. Условием этого является наличие материалов заявки на русском языке. Рассмотрение евразийской патентной заявки начинается с момента получения ведомством по интеллектуальной собственности от Евразийского патентного ведомства заверенной копии евразийской заявки. В соответствии с пунктом 3 статьи 37¹ ведомство по интеллектуальной собственности не производит публикацию сведений о международной или евразийской заявке. Такая публикация заменяется публикацией, которая осуществляется международным бюро ВОИС (для международных заявок) и Евразийским патентным ведомством (для евразийских заявок). Последняя статья новой редакции закона - 37² регламентирует права патентообладателей на идентичные патент РФ и Евразийский патент. В данном случае предусматривается использование таких патентов только с соблюдением прав всех их патенообладателей.

В заключение следует отметить, что принятие закона позволило закрыть целый ряд вопросов, которые оставались нерешенными в течение 10 лет. Однако спрособы решения этих вопросов далеко не бесспорны, поэтому уже в недалеком будущем к этим вопросам придется вернуться вновь.